Lizenzvergabe

Probleme bei der Gestaltung eines Lizenzmodells

 

Alter­nativ zur eigenen Ferti­gung in China kommt für europäi­sche Unternehmen in Betracht, einem chine­si­schen Unternehmen die Ferti­gung auf Basis einer Lizenz ganz oder teilweise zu gestatten. Wesent­liche Probleme bei der Gestal­tung eines Lizenz­mo­dells sind:

 

Bestimmung der Vertragspartner

 

Es ist mitunter nicht klar, wer hinter welchem Unternehmen die handelnde Kraft ist und welches weitere Schicksal das Partner­un­ter­nehmen in Zukunft haben wird.

Durch Verkauf, Fusion und andere Formen der Gesamt­rechts­nach­folge kann das Know-how damit in andere Hände gelangen als in die, welche man sich beim Vertrags­ab­schluss vorstellt. Der Lizenz­ver­trag muss deshalb schon an dieser Stelle auf eine fundierte Diligence Prüfung aufsetzen.

 

Schutz des geistigen Eigentums

 

Eine entspre­chende vertrag­liche Gestal­tung zur Wahrung der Geschäfts­in­ter­essen, insbe­son­dere auch dem Schutz des geistigen Eigen­tums, ist gerade im Verhältnis zu China angeraten.

Das Problem bekannter Verlet­zungen des geistigen Eigen­tums besteht ungeachtet jegli­cher Vertrags­ge­stal­tung immer. Es ist daher zu empfehlen, sich durch eine konstruk­tive Zusam­men­ar­beit mit dem Vertrags­partner den Zugang zu dessen Markt­po­ten­zial zu erhalten. Gleich­zeitig könnte man im Rahmen einer Zusam­men­ar­beit durch eigene Beiträge die Produkt­ent­wick­lung beein­flussen und auch die Auswei­tung der Produkt­an­wen­dung auf andere Nutzer voran­treiben. Dadurch sollte eine echte und dauer­hafte win-win-Situa­tion gestaltbar sein.

 

Anzuwendendes Recht, Sprache, Gerichtsbarkeit

 

Vertrag­liche Ansprüche in China durch­zu­setzen, ist für ein auslän­di­sches Unternehmen sehr schwierig.

Das liegt nicht zuletzt an einer teilweise immer noch nicht ganz unabhän­gigen Gerichts­bar­keit, zumal dann, wenn der Anspruchs­gegner ein Staats­un­ter­nehmen ist. Ein bilate­rales Vollstre­ckungs­ab­kommen existiert nicht. Es sollte daher auf die Anwen­dung des Rechts des europäi­schen Partners und die allei­nige Gültig­keit der deutschen oder engli­schen Fassung des Vertrages gedrängt werden sowie eine Gerichts­bar­keit außer­halb Chinas verein­bart werden. Schieds­ge­richts­bar­keit wird oft verein­bart, hält aber nicht immer, was sie verspricht.

 

Bewertung des Nutzens auf beiden Seiten

 

Ein europäi­sches Unternehmen wird keine Lizenz vergeben, wenn der dauer­hafte wirtschaft­liche Nutzen daraus nicht halbwegs sicher ist.

Man wird sich über Mengen- und Preis­ge­rüste verstän­digen müssen und auch Ausstiegs-Szena­rien verein­baren. Um einen Rahmen für die zu verein­ba­rende Lizenz­ge­bühr zu finden, greifen einige Unter­neh­mens­be­ra­tungen auf Daten­bank­re­cher­chen zurück, die aber trotz immenser Kosten nur selten wirklich brauch­bare Ergeb­nisse liefern. Das gilt ganz beson­ders für den Mittel­stand. Eine brauch­bare Lösung bietet sich durch eigene Kalku­la­ti­ons­mo­delle, in denen die Vorteile einer Produk­tion in China näherungs­weise berück­sich­tigt werden. Preis‑, Mengen und Kosten­ent­wick­lung können und müssen darin abgebildet werden. Das Nutzen­po­ten­zial lässt sich durch Kapita­li­sie­rung zukünf­tiger Barwerte der Inves­ti­tion nach anerkannten Methoden, z. B. IDW S1, bewerten und damit auch eine Lizenz­ver­ein­ba­rung begründen.

 

Bestimmung der Lizenzgebühr

 

Sinnvoll ist immer die Verein­ba­rung einer Einmal­ge­bühr, die sich auf die Kosten der Ingang­set­zung, einen bestimmten Zeitraum oder über bestimmte Stück­zahlen beziehen können.

Ob zeitlich oder räumlich begrenzte Lizenzen vergeben werden, wird ebenfalls zu berück­sich­tigen sein. Bemes­sungs­grund­lage der Lizenz können produ­zierte Einheiten sein, eventuell unter Festle­gung einer Mindest­menge, die vergü­tungs­pflichtig ist, ob sie nun produ­ziert wurde oder nicht. Denn oft kann nicht mit hinrei­chender Sicher­heit bestimmt werden, wie viele Teile pro Jahr abgesetzt werden können, gleich­wohl wird der Lizenz­geber wie auch der Lizenz­nehmer seine Erwar­tungs­hal­tung und damit seine Preis­vor­stel­lung an bestimmten Mengen orien­tieren.

Es wird einfach sein, die Anzahl der produ­zierten Einheiten zu bestimmen, zumal dann, wenn man seitens des europäi­schen Unter­neh­mens dazu die Kernkom­po­nenten liefert. In anderen Fällen wird man versu­chen müssen, den Ertrag aus der Lizenz­pro­duk­tion zu bestimmen. Dasselbe gilt für das Umsatz­mo­dell, weil z. B. über Zwischen­ver­käufe oder politisch motivierte Handlungs­weisen ein gewisses Poten­zial für Diskus­sionen geschaffen wird. Aber auch Synergie-Effekte, bewertet nach vorher festge­legter Methodik, eignen sich als faire Basis einer Vergü­tungs­re­ge­lung. Je nach Sachlage wird man indivi­duell Parameter finden, die sich alleine oder in Misch­formen für die Wertfin­dung eignen.

 

Controlling

 

Je nach Modell kann die produ­zierte Menge bestimmt werden über die Zahl der gelie­ferten Kernkom­po­nenten oder über den Ertrag bzw. Umsatz aus dem lizen­sierten Produkt.

Unabhängig davon sollte im Vertrag verein­bart werden, dass eine westliche Wirtschafts­prü­fungs­ge­sell­schaft mit einer jährli­chen Sonder­prü­fung und Bericht­erstat­tung an beide Parteien beauf­tragt wird. Control­ling im Sinne von Führung des Engage­ments sollte, wenn möglich, jedoch erfolgen über eine gemein­same Platt­form zur Weiter­ent­wick­lung der Produkte, Auswei­tung der Anwen­dungs­be­reiche und nicht zuletzt über die sukzes­sive Vertie­fung der wechsel­sei­tigen Bezie­hungen, z. B. im Sinne eines procu­re­ment.

Jürgen Bächle

ist seit 1989 als selbständiger Steuer­be­rater und Experte im inter­na­tio­nalen Steuer­recht tätig und seit über 20 Jahren Mitglied im Vorstand des Deutschen Steuer­be­ra­ter­ver­bandes Baden-Württemberg, DSTVBW.

Unverbindliches Gespräch vereinbaren

Jetzt kontaktieren